Аннулирование товарного знака по неиспользованию
Права собственника товарного знака охраняются государством при наличии регистрации в Роспатенте. По общему правилу, срок его правовой охраны составляет 10 лет и может неоднократно продлеваться. Фактически правообладатель имеет возможность пользоваться зарегистрированным знаком бессрочно, если будет вовремя подавать заявление на продление.
Но утратить права на средство индивидуализации можно и раньше срока, если не применять его по назначению. Аннулирование товарного знака, который не используют непрерывно три года или дольше, происходит через суд, а инициировать процедуру вправе любое заинтересованное лицо.
Что является неиспользованием товарного знака
Правообладатель наделён исключительным правом использования принадлежащего ему знака для категорий товаров, указанных в свидетельстве.
Он может реализовывать это право самостоятельно (например, для маркировки своей продукции) либо предоставить такую возможность другому лицу по договору. Главное, чтобы обозначение фактически применялось для индивидуализации тех товаров (услуг), которые заявлены при регистрации, на протяжении всего срока правовой охраны. Небольшие перерывы допустимы, но если срок неиспользования составляет 3 года подряд или больше, возникает риск утраты прав на основании ст. 1486 Гражданского кодекса РФ.
Использовать обозначение можно по-разному, например: маркировать им продукцию, размещать на вывесках, этикетках, в рекламе, в печатных изданиях, в оформлении интернет-магазина или информационного сайта бренда. Допустимы все способы, которые не запрещены законом. Однако при рассмотрении иска о прекращении прав досрочно суды принимают во внимание только действия, прямо связанные с введением товара в оборот.
Такая позиция отражена в обзоре Верховного Суда РФ.
Если компания зарегистрировала знак только для того, чтобы в дальнейшем предъявлять иски к добросовестным участникам рынка, это будет расценено как недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом. Суды обычно легко распознают подобные технологии и отказывают заявителям.
Товарный знак может быть признан неиспользуемым, а его охрана прекращена при совокупности следующих обстоятельств:
- ни правообладатель, ни другие лица с его разрешения не применяют знак для категорий товаров (услуг), которые указаны в регистрационном свидетельстве;
- с даты начала правовой охраны обозначения прошло 3 года;
- срок непрерывного неиспользования составляет 3 года или более;
- отсутствуют независящие от правообладателя обстоятельства, препятствующие использованию средства индивидуализации.
Обратите внимание, что смена правообладателя не влияет на исчисление трёхлетнего срока. Поэтому компания, которая покупает неиспользуемый длительное время товарный знак, рискует получить аннулирование своих прав.
Например, суд по иску ООО «Торговый дом «Медовые традиции» прекратил правовую охрану словесного знака «МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ», принадлежавшего ООО «Продкомпания». Истец смог доказать факт неиспользования оппонентом обозначения в период с 04.06.2018 по 03.06.2021 включительно и свою заинтересованность в заявленных требованиях. На решение суда не повлияло то, что ответчик приобрёл спорный товарный знак только в октябре 2019 года у прежнего владельца ООО «Бест-Продукты питания», признанного банкротом.
Если товарный знак используется не для всех наименований, в отношении которых он зарегистрирован, истец вправе потребовать аннулирования правовой охраны не полностью, а только в части неиспользуемых позиций.
Пример таких требований – дело № СИП-18/2024, где истец оспорил охрану знака обслуживания «ТЕХНАРЬ» для отдельных услуг 37 класса МКТУ.
Причины неиспользования
Конкретные причины, по которым правообладатель не пользовался своим товарным знаком, не имеют определяющего значения при рассмотрении вопроса об аннулировании его охраны. Но если это произошло по независящим от владельца обстоятельствам, суд может занять сторону ответчика.
В ГК РФ отсутствует перечень причин, которые могут быть признаны уважительными, поэтому здесь стоит ориентироваться на судебную практику и разъяснения Верховного Суда России. Обычно значимыми признают обстоятельства, которые:
- не зависят от воли владельца товарного знака и не относятся к обычному предпринимательскому риску;
- непосредственно связаны с возможностью использования спорного обозначения;
- делают применение товарного знака по прямому назначению объективно невозможным.
В большинстве случаев такими обстоятельствами будут государственные ограничения или законодательные запреты. Но если они прямо не повлияли на возможность применения конкретного товарного знака, суд не признает уважительной и эту причину.
Например, ограничения, введённые в период коронавирусной инфекции, напрямую затронули сферу услуг, оказываемых офлайн, многие предприниматели в этот период прекратили работу. Однако на онлайн-бизнес эти запреты никак не повлияли. Поэтому владелец парикмахерской смог бы обосновать в суде неиспользование своего знака обслуживания уважительной причиной, а автор онлайн-курсов – нет.
Проблемы, решение которых зависит от действий правообладателя, не станут достаточным обоснованием неиспользования товарного знака.
К примеру, прекращение деятельности лицензиата, производившего маркированную продукцию, или ключевого поставщика сырья не лишает правообладателя возможности и дальше использовать средство индивидуализации, заключив договор с другими контрагентами.
Сложное финансовое положение и даже банкротство владельца товарного знака также не может однозначно рассматриваться в качестве уважительной причины. Такая позиция обозначена в Постановлении Пленума ВС РФ и применяется при рассмотрении конкретных дел.
Если суд посчитает какие-то причины уважительными, он вычтет соответствующий срок из того периода неиспользования, который заявлен истцом.
Как аннулировать чужой товарный знак
Решение об аннулировании охраны неиспользуемого товарного знака вправе принять только суд. Но до обращения с иском заинтересованное лицо должно соблюсти предусмотренную законом процедуру досудебного урегулирования. Если стороны достигнут соглашения на этом этапе, судебное разбирательство не потребуется.
Досудебная процедура
Лицо, планирующее аннулировать чужой товарный знак, сначала должно направить правообладателю предложение добровольно отказаться от него либо заключить соглашение об отчуждении в его пользу исключительных прав. Одновременно письмо нужно направить по адресу, указанному в госреестре. Сделать такое предложение собственнику можно только по истечении 3 лет после госрегистрации обозначения.
Затем нужно дождаться от адресата ответа, для дачи которого у него есть 2 месяца. Если правообладатель даст согласие на один из предложенных вариантов, это решение надо оформить документально:
- для отказа от прав на средство индивидуализации владелец должен подать соответствующее заявление в Роспатент. О том, как это сделать, читайте в инструкции на сайте rospatent.gov.ru;
- отчуждение прав оформляется договором. Он заключается письменно и обязательно регистрируется в патентном ведомстве. Подробно об этой процедуре мы рассказываем здесь.
Если за два месяца ни один из указанных вариантов реализован не будет, лицо, направлявшее предложение собственнику, может в течение 30 следующих дней подать заявление в суд. Если этот срок пропустить, всю процедуру придётся начинать заново. Причём новое предложение правообладателю разрешено направлять не раньше, чем через 3 месяца после предыдущего. Порядок его рассмотрения будет аналогичным.
Обращение в суд
Дела этой категории в качестве первой инстанции рассматривает Суд по интеллектуальным правам (СИП). Чтобы инициировать процесс, заинтересованное лицо подаёт исковое заявление, оформленное в соответствии со статьёй 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ. К нему надо приложить документы, перечисленные в ст. 126 АПК, в том числе подтверждающие соблюдение досудебной процедуры. Подать их можно в бумажном или электронном виде.
При соблюдении всех требований закона суд примет дело к производству и назначит дату заседания. В ходе судебного разбирательства каждая сторона будет обосновывать свою позицию, представлять доказательства, опровергать доводы противоположной стороны. Лицам, которые не знают российское законодательство об интеллектуальной собственности и правоприменительную практику по спорам этой категории, лучше действовать через представителя или совместно с ним.
Обратите внимание, что требовать прекращения прав на товарный знак по закону вправе только заинтересованное лицо, поэтому наличие такой заинтересованности потребуется обосновать. Для этого надо представить доказательства того, что заявитель намерен использовать идентичное или подобное обозначение для однородных товаров.
Как правило, в суд с таким требованием обращаются лица, получившие отказ Роспатента в регистрации собственного товарного знака из-за смешения со спорным обозначением, но встречаются и другие причины. Например, истец по делу № СИП-260/2023 обосновал свою заинтересованность тем, что является правообладателем четырёх произведений изобразительного искусства – изображений, сходных с товарными знаками ответчика. Суд отметил высокую степень сходства, а также однородность сферы применения спорных изображений и удовлетворил иск в полном объёме.
Если товарный знак оппонента зарегистрирован для разных наименований товаров (услуг), требовать его аннулирования надо только в той части, в которой это необходимо истцу, так как обосновывать заинтересованность придётся по каждому пункту. Если в отношении отдельных товаров (услуг) доказательств не будет, суд откажет в иске в этой части.
Так, ООО «Аврора+» не обосновало интерес в полном прекращении охраны товарных знаков «AURORA SEAFOOD» и «AURORA SALMON», принадлежащих иностранной компании. В итоге суд удовлетворил требования общества в части отдельных товаров и услуг в заявленных классах МКТУ.
Последствия аннулирования правовой охраны
Досрочное прекращение охраны влечёт утрату исключительных прав владельца на соответствующее обозначение. Они перестают действовать с даты вступления судебного акта в силу. С этого момента прежний владелец уже не сможет использовать знак для своей продукции или распоряжаться им. Если охрана прекращена только для нескольких наименований товаров, в отношении остальных его права сохраняются. Соответствующая информация заносится в госреестр.
Поступила претензия об отказе от товарного знака: действия собственника
Если правообладатель получил предложение отказаться от прав на товарный знак, первое, что ему следует сделать – реально оценить свои шансы в случае судебного спора. Когда спорное обозначение реально не применяется для индивидуализации заявленных товаров, есть смысл договориться без суда.
Если же правообладатель намерен сохранить товарный знак за собой, стоит заранее собрать доказательства того, что:
- знак в течение предшествующих трёх лет использовался собственником для товарных наименований, перечисленных в свидетельстве (всё время или в отдельные периоды);
- обозначение использовалось третьими лицами с разрешения правообладателя;
- знак не применялся по уважительным причинам, на которые владелец не мог повлиять;
- у оппонента отсутствует реальная заинтересованность в предмете спора, то есть он не планирует использовать схожее обозначение в хозяйственной деятельности.
Любое из перечисленных обстоятельств может привести к отклонению иска, если представленных доказательств будет достаточно для суда.
Доказывать факт и обстоятельства использования товарного знака обязан ответчик по делу. Если собственник хочет сохранить свои права на обозначение, ему придётся подтвердить его реальное применение в отношении каждого наименования, заявленного истцом, или хотя бы в определённой части.
Например, в споре между ООО «ЛЮМИ» и ЗАО «ФП «Мелиген» ответчик смог защитить свой товарный знак в части товаров 3 и 5 классов МКТУ. Он представил доказательства того, что является производителем соответствующей продукции и поставляет её другим коммерческим организациям – розничным продавцам. Суд согласился с доводами ЗАО «ФП «Мелиген» и удовлетворил иск частично, в отношении других групп товаров. Это решение оставлено без изменения при пересмотре в кассационном порядке.
По общему правилу, однородность товаров или услуг при оценке использования не учитывается, исключение – широко известный знак.
Для доказывания можно использовать любые документы и материалы, которые помогут суду установить истину.
Например, по делу № СИП-1399/2023 индивидуальный предприниматель – обладатель товарного знака выиграл дело у ООО «КРАСРИТЕЙЛ», доказав фактическое использование обозначения для оказания услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно реализация товаров 03, 24, 25 классов». Он представил в суд агентские договоры, договоры аренды помещений в торговом комплексе, документы об оплате по ним, фотографии рекламных материалов. Эти доказательства в совокупности стали основанием для отказа в иске.
Обратите внимание, что суд может отказать в иске и в том случае, если товарный знак использовался с несущественными изменениями некоторых элементов, не влияющими на восприятие потребителей. Эти обстоятельства оцениваются по каждому делу отдельно.
Юридическая помощь при неиспользовании товарного знака
Если вы хотите добиться прекращения охраны чужого товарного знака раньше срока, делать это лучше с помощью профильных юристов. Если правообладатель не пользуется средством индивидуализации, в большинстве случаев договориться с ним можно без суда. Специалист не только правильно составит предложение, но и в случае положительного ответа оформит все необходимые документы.
Если же спор дошёл до суда, юридическая помощь потребуется обеим сторонам. На этом этапе важно грамотно выстроить систему защиты, аргументировать свою позицию, подкрепить её доказательствами и примерами из правоприменительной практики. Самостоятельно справиться с этой задачей непросто, а ошибки могут привести к отрицательному для участника спора результату.
В патентном бюро «Первоисток» можно получить помощь на любом этапе оспаривания товарного знака в связи с неиспользованием. Перечень наших услуг и примерные расходы указаны ниже.
| Наши услуги | Цены (руб.) и сроки | Пошлина (руб.) | Что входит в услугу |
|---|---|---|---|
| Аннулирование неиспользуемого товарного знака, принадлежащего другому лицу |
60 000 внесудебный этап - до 3 месяцев, в суде сроки индивидуальны |
6 000 в случае обращения в суд |
|
| Прекращение охраны ТЗ по заявлению правообладателя (если он согласился на отказ от прав) |
12 000 до 6 месяцев |
не уплачивается |
|
| Оформление договора отчуждения (если правообладатель согласился на передачу прав) |
от 16 000 1-2 месяца |
15000 |
|
| Помощь правообладателю в досудебном урегулировании |
24 000 + стоимость выезда в город присутствия при необходимости 1-2 месяца |
не уплачивается |
|
| Защита интересов правообладателя в СИП |
100 000 + гонорар успеха 100 000 в суде сроки индивидуальны |
не уплачивается |
|
Первая консультация у нас бесплатна, для неё надо лишь заполнить форму заявки на сайте. Дальнейшее сотрудничество осуществляется на основе договора.
3/10
Прокручивание контента
